商標駁回復審中的轉換條款說明

案情簡介：     

申請人漢斯·彼得·韋爾弗于２００１年８月２９日在第１５類樂器等商品上向商標局提出“Ｒｏｃｋ貝司”商標（以下稱申請商標）的注冊申請，被商標局駁回。申請人不服商標局的駁回決定，向商標評審委員會申請復審。     

商標局核駁通知書認為，申請商標中“貝司”為本類商品的通用名稱，依據《商標法》第十一條第一款第（二）項、第二十八條的規定，駁回申請，不予公告。     

申請人復審稱，申請商標并未描述申請商品的特點，并且作為一個有創意的組合本身即具有顯著性，請求準予申請商標注冊。     

商評委經評議認為，申請商標為“Ｒｏｃｋ貝司”，“Ｒｏｃｋ”可以譯為“搖滾樂、搖滾舞”，“貝司”為一種樂器的通用名稱，申請商標使用在樂器等商品上，缺乏商標應有的顯著性，不能起到商標的識別作用。    

審理結果：     

依據《商標法》第十一條第一款第（三）項、第二十八條、第三十二條規定，商評委決定：申請人在第１５類樂器等商品上申請注冊的“Ｒｏｃｋ貝司”商標予以駁回，不予初步審定公告。    

點評：     

本案主要涉及商標駁回復審案件審理當中的轉換適用法律條款問題。商標局駁回決定依據的是商標法第十一條第一款第（二）項，商評委則認為申請商標屬于缺乏顯著性的情形，應當適用商標法第十一條第一款第（三）項。     

關于在商標駁回復審案件中能否轉換適用法律條款，有一段時間人們的認識并不是很一致。本案申請人在后續的司法審查中即表示了異議，認為根據２００２年９月１７日修訂的《商標評審規則》第三十五條的規定，商標評審委員會審理駁回復審案件，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態進行評審。因此，在評審階段對駁回理由的任何變更都是沒有法律依據的。     

這種觀點實際上主張，如果商標局的駁回決定認定事實或適用法律有誤或不能成立，商評委不應當再對申請商標的可注冊性進行審查，而應徑行準予申請商標初步審定。    

筆者認為，在商標駁回復審案件中，商評委作為商標確權行政機構，仍承擔著一定的主動審查義務，其依據商標法及其相關規定對禁用、禁注標志予以駁回，既是嚴格按照商標法履行職責的表現，也有助于市場主體正確選擇具有可注冊性的標志作為商標。 　　

如果拘泥于商標局的駁回決定，而將一些明顯違反商標法禁止性規定的標志準予注冊，既不符合商標法，也會對市場主體理解商標法、選擇商標產生誤導作用。同時，違反商標法禁止性規定的標志，即使暫時取得注冊，其權利基礎也是不穩定的，在注冊之后的任何時間內都可能在后續法律程序中遭到撤銷，這樣可能會給當事人造成更大的損失，并不利于真正維護當事人的合法權益。    

《商標評審規則》于２００５年９月２６日作了第二次修訂，該規則第二十七條規定，“商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，除應當適用商標法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規定外，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態進行評審。商標評審委員會根據本條前述規定作出復審決定前應當聽取申請人的意見。” 　　

這一規定意味著商評委在商標駁回復審案件審理中，應當依據商標法中的上述禁止性規定進行主動審查，但應就有關新增加的駁回理由聽取申請人的意見。需要注意的是，商評委的主動審查義務是有限的，只限于法律規定的絕對理由，而不包括對申請商標進行相對理由的審查。    

本案中，“貝司”作為一種樂器的通用名稱，指定使用在樂器等商品上，缺乏顯著特征，不能起到商標的識別作用。根據《新英漢詞典（世紀版）》（上海譯文出版社２０００年１２月第１版，第１１６２頁）的解釋，“ＲＯＣＫ”在作為名詞時有“搖動、搖擺；搖滾樂、搖滾舞；（強節奏的）搖滾型音樂”等含義。鑒于申請商標的指定使用商品為“樂器”等，普通消費者在樂器等商品上看到申請商標中的“Ｒｏｃｋ”一詞時，更容易想到該詞的“搖滾樂、搖滾舞”這一含義。 　　

“Ｒｏｃｋ”一詞作為一種具有特定風格的音樂或舞蹈的名稱，指定使用在樂器等商品上，應認定其缺乏商標應有的顯著特征。申請商標由缺乏顯著性的兩部分所構成，在表現形式上僅為兩個通用名稱的簡單并列，并不具有獨創性，其整體仍然缺乏商標應有的顯著特征，依法不應準予注冊。     

因此，申請商標不屬于商標法第十一條第一款第（二）項規定的僅僅直接表示本商品質量、主要原料、功能、用途等特點的標志，而屬于商標法第十一條第一款第（三）項規定的缺乏顯著特征的情形。雖然商標局的駁回決定適用法律條款不準確，但這并不能成為該標志可以獲準注冊的理由。