中國紹興黃酒公司訴商標評審委員會、中糧酒業公司商標異議復審行政案   　

本案要旨   

　　申請注冊商標的行為雖不屬于我國現行專利法規定的侵犯外觀設計專利權的行為，但我國商標法規定申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利的立法目的在于解決商標權和在先權利的沖突，基于我國商標法的特別規定，申請注冊商標的行為可以構成對他人在先外觀設計專利權的侵犯。平面標貼類外觀設計主要是起到標識商品來源的作用，與商標的功能無本質區別，判斷是否侵犯其外觀設計專利權時，對于類似商品的認定，不宜將外觀設計專利商品認定為是標貼，而是應當根據在案證據，考慮實際使用標貼的容器內的商品類別。若訴爭商標指定使用的商品與容器內商品相同或者類似，可能導致消費者混淆誤認，則應認定為違反商標法不得損害他人現有的在先權利的規定，不應予以核準注冊。   　　

案情   

　　2006年1月4日，中糧酒業公司提交的第200530003251.7號外觀設計專利申請（如圖）被授權公告，使用該外觀設計的產品名稱為瓶貼。

 　　2008年3月31日，中國紹興黃酒公司（下稱紹興黃酒公司）向國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）申請注冊被異議商標（如圖），申請號為第6630010號，指定使用商品為第33類果酒（含酒精）、燒酒、黃酒等。  外觀專利 被異議商標

 　　被異議商標經初步審定公告后，在法定異議期內，中糧酒業公司向商標局提出商標異議申請，請求不予核準被異議商標注冊。商標局裁定被異議商標予以核準注冊。中糧酒業公司不服該裁定，向商標評審委員會（下稱商標評審委員會）提出異議復審請求。中糧酒業公司在異議復審階段提交了使用該外觀設計專利的實物照片、銷售合同、廣告合同及外觀設計專利權證書等證據。2013年10月9日，商標評審委員會作出裁定，認為：被異議商標侵犯了中糧酒業公司的外觀設計專利權，違反了根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第三十一條有關保護在先權利的規定，裁定：被異議商標在復審商品上不予核準注冊。紹興黃酒公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。   　　

判決   

　　北京市第一中級人民法院認為，紹興黃酒公司未經許可，在同一種或類似商品上，將中糧酒業公司享有專利權的外觀設計申請注冊為商標，侵犯了中糧酒業公司的外觀設計專利權，違反了第二次修正的商標法第三十一條有關“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的規定，判決：維持商標評審委員會的裁定。紹興黃酒公司不服，向北京市高院提起上訴。北京市高院判決：駁回上訴，維持原判。   　　

評析   

　　有觀點認為，我國商標法規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”是一個類似沖突規范的規定，即判斷是否構成損害他人現有的在先權利時，應根據在先權利類型先轉致相應的部門法，再在相應部門法之下判斷是否構成侵權。按照此種思路，在先權利為外觀設計專利權時，訴爭商標是否予以核準注冊應在專利法體系下判斷是否構成侵權。我國專利法第十一條第二款規定，“外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品”。根據上述規定，我國專利法規定的侵犯外觀設計專利權的行為并不包括使用行為，亦無其他侵犯專利權行為的兜底性條款，申請注冊商標因不屬于4種侵權行為之一，不構成我國專利法規定的侵權行為，因此不構成我國商標法規定“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”之情形。顯然，這種邏輯推論不夠嚴謹。回到商標法體系之下，我國商標法規定“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”立法目的是為了解決商標權和在先合法權利的沖突，損害權利的行為不能與侵犯權利的行為劃等號。根據在先權利的類型，包括著作權、商號權益、姓名權、肖像權、知名商品特有名稱或包裝裝潢、外觀設計專利權等，可以區分為標識性權利、智力成果性權利和人身性權利。作為標識性權利，比如商號權益、知名商品特有名稱或包裝裝潢和外觀設計專利權，商標法解決與其沖突的目的在于避免混淆。換句話說，如果將他人的外觀設計專利注冊為商標，可能導致相關公眾誤認為與外觀設計專利權人之間有特定聯系，我國商標法為避免混淆故禁止注冊。綜上，我國商標法中“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的規定并非簡單的一個沖突規范，申請注冊商標的行為不構成專利法規定的侵權行為，不意味著未構成商標法規定的損害在先權利的行為。

 　　該案爭議焦點是訴爭商標是否侵犯瓶貼外觀設計專利權。判斷訴爭商標是否侵犯其外觀設計專利權時，雖然如前文所述損害權利不等同于侵犯權利，但從避免混淆的角度來看，仍應判斷訴爭商標指定使用的商品與外觀設計專利權的商品是否構成相同或類似商品。有觀點認為瓶貼作為在先外觀設計，其商品即為瓶貼，若訴爭商標不是指定使用在平面標貼或類似商品上，則不構成對涉案外觀設計專利權侵犯。另有觀點認為，判斷訴爭商標指定使用的商品與瓶貼外觀設計商品是否類似時，應當考慮使用容器內的商品類別。平面標貼類外觀設計作為標識性的在先權利，客觀上就是起到標識商品來源的作用，根據2008年12月27日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議《關于修改〈中華人民共和國專利法〉的決定》第三次修正的專利法對平面印刷品的圖案、色彩或者二者結合作出的主要起標識作用的設計在不再授予專利權，原因在于其與商標的功能并無實質性差別。平面標貼類外觀設計在發揮標識商品來源的功能時，消費者識別的不是標貼本身，而是標貼所在容器內的商品。因此，即使外觀設計專利授權產品是瓶貼，判斷訴爭商標是否侵犯瓶貼外觀設計專利權時，對于商品類似的判斷，應當在我國商標法的體系下，考慮瓶貼外觀設計專利的特殊性以及我國商標法設置不得損害在先權利規定的立法目的，對訴爭商標指定使用的商品與容器內的商品進行類似商品的判斷。

 　　該案中，異議申請人中糧酒業公司在異議復審階段提供的證據可以證明其在瓶貼外觀設計實際使用在黃酒商品的外包裝上，被異議商標指定使用的商品與黃酒構成相同或者類似商品，被異議商標標志與在先外觀設計整體比較亦相近似，因此，被異議商標侵犯了中糧酒業公司的在先外觀設計專利權。  　　（作者單位：北京市高院）