評析美國道康寧公司與商標評審委員會及其他商標異議復審行政糾紛案
因認為他人申請注冊在墻用非金屬材料、油膏等商品上的第3883027號“DOWCORNING及圖”商標（下稱被異議商標），與其在先核準注冊的一系列“道康寧”商標或“DOWCORNING”商標，如獲準核定使用在硅化學品、含硅的樹脂和塑料（半成品）等商品上的“DOWCORNING”商標，以及核準注冊在化學制劑（非醫用或獸用）、樹膠等商品上的“道康寧及圖”商標，構成使用在類似商品上的近似商標，同時侵犯了其在先商號權，且構成對其已注冊馳名商標的惡意復制和摹仿，美國道康寧公司（DOWCORNINGCORPORATION）針對該商標提出了異議。
日前，北京市高院作出（2013）高民終字第2260號行政判決書認定，在案證據可以證明，在被異議商標申請注冊日前，道康寧公司便已將“道康寧”和“DOWCORNING”作為商標和商號在中國進行宣傳和使用。道康寧公司作為全球最大的硅膠生產商之一，在國際上和我國境內均具有較高的知名度，其硅膠產品被廣泛應用于建筑行業。而被異議商標核準注冊的發光鋪筑材料、發光鋪路材料、玻璃用建筑材料（不包括衛生設備）、墻用非金屬襯料、非金屬屋頂覆蓋物、非金屬建筑結構、筑路或鋪路材料、油膏幾項商品，均屬于非金屬建筑材料類商品，道康寧公司生產的有機硅膠粘劑等產品與上述商品聯系密切，具有相同或相近的消費群體。鑒于“道康寧”和“DOWCORNING”為無含義單詞，獨創性較強，由不同作者獨立創作如此高度近似的偶然性極低，故可推定申請注冊被異議商標的行為具有惡意。
綜上，法院作出終審判決，判定被異議商標在墻用非金屬襯料、非金屬屋頂覆蓋物、非金屬建筑結構、筑路或鋪路材料、油膏商品上不應核準注冊。
行家點評：
王歆北京方韜知識產權代理公司律師：根據2001年10月27日全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改<中國人民共和國商標法>的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第三十一條規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。由于第二次修正的商標法的其他條款對于在先商標權利的保護問題已經作出了相應的規定，所以該條規定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括在先字號權等。在依據第二次修正的商標法第三十一條的規定，認定系爭商標侵犯他人在先使用字號的權利時，該字號應當在中國相關公眾中具有一定的知名度，該商標的注冊使用已經或者可能導致相關公眾的混淆誤認，致使在先權利人的利益可能受到損害。
在先字號權的保護范圍一般限于在先權利人實際經營的商品及其類似商品，但實踐中可以根據在先字號所具有的獨創性、知名度，以及雙方所涉及的商品或服務的關聯程度，在個案中具體確定該在先字號的保護范圍。
該案中，一審法院認為：在案證據尚不足以證明道康寧公司曾將“道康寧”作為字號在先使用在油膏等商品或相關的生產、經營領域內并且形成一定知名度，因此，被異議商標在油膏等其余復審商品上的注冊并未構成對他人商標的搶先注冊，不違反第二次修正的商標法第三十一條之規定。二審法院則認為，道康寧公司的在先字號“道康寧”在國際上和中國均具有較高的知名度，雙方所涉及的商品聯系密切，具有相同或相近的消費群體，且鑒于“道康寧”為無含義單詞，獨創性較強，故可推定被異議人申請注冊被異議商標的行為具有惡意，違反了第二次修正的商標法第三十一條的規定。
該案中，二審法院的裁判綜合考慮了個案情況，包括主張的在先字號知名度高、獨創性強、系爭商標申請人的主觀惡意等情況，適當擴大了該在先字號的保護范圍，將保護范圍擴大到了關聯性較強的商品。從現實角度來看，越來越多的企業在激烈的市場競爭中，選擇“綜合性，多元化發展”作為企業的發展方向，這就使得相關公眾很容易將相同的商標和字號作為同一經營主體進行認知、混淆商品或服務的來源，因此在一些具體案件中，應適當擴大字號的保護范圍。同時，也可以達到打擊惡意搶注行為、維護消費者和權利人合法權益的目的。
賈宏浙江楷立律師事務所律師：在商標授權確權行政訴訟中，認定被異議商標申請構成第二次修正的商標法第三十一條規定的損害他人字號權應符合以下要件：1.字號在先注冊并使用；2.在先字號經過權利人的使用在國內產生了一定的知名度；3.被異議商標指定使用的商品或服務與在先字號所使用的商品或服務相同或類似；4.被異議商標文字與在先字號相同或近似，共存于市場易使相關公眾產生混淆誤認。
該案中，首先，道康寧公司的字號在被異議商標申請日之前已經在國內進行了注冊及使用；其次，道康寧公司作為全球最大的硅膠生產商之一，其產品廣泛應用于建筑行業，字號在國內外均享有較高知名度；再次，被異議商標指定使用的玻璃用建筑材料（不包括衛生設備）、筑路或鋪路材料等商品項目與道康寧公司及其子公司主要經營的有機硅膠粘劑等商品在功能、用途、消費對象等方面相同或聯系緊密，構成類似商品；最后，被異議商標文字與道康寧公司的在先字號完全相同，二者共存于市場易使相關公眾產生混淆誤認。基于以上因素，被異議商標申請構成第二次修正的商標法第三十一條規定的損害他人字號權的行為。
此外，鑒于“DOWCORNING”系道康寧公司獨創的無含義單詞，商標申請人獨立創作的可能性極低，故法院在審理過程中還充分考慮了被異議商標申請行為的主觀惡意。
