本案案號（2014）海民（知）初字第27796號 （2015）京知民終字第588號
裁判要旨
商標法第五十九條第三款規定先用抗辯的適用要件為：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應早于商標注冊人對商標的使用行為；（3）該在先使用的商標應具有一定影響；（4）被訴侵權行為系他人在原有范圍內的使用行為。在適用要件（2）時應將在先使用人的善意作為重要考量因素；對于要件（4）“原有范圍”的理解，應考慮商標、商品或服務、使用行為及使用主體等要素。
案情
本案涉案商標為第1985953號【學校(教育); 教育; 教學; 講課; 幼兒園; 寄宿學校; 培訓; 教育考核; 實際培訓(示范); 教育信息;】“啟航學校Qihang School”商標，其申請日為2003年4月7日，核定使用服務為第41類學校（教育）等。原告中創公司為涉案商標的獨占被許可使用人。被告北京市海淀區啟航考試培訓學校（簡稱啟航學校）及北京市啟航世紀科技發展有限公司（簡稱啟航公司）在其開展的教育培訓、網站宣傳等服務上使用了與涉案商標相近似的“ 及SAILING啟航”（簡稱“啟航及圖”）“啟航教育”“啟航考研”等標識。中創公司認為上述行為侵犯了中創公司享有的注冊商標專用權，訴至法院。
被告啟航學校成立時間為1998年，被告啟航公司成立于2003年。在涉案商標申請日之前，被告啟航學校已開始使用“啟航”商標，并具有一定知名度，該使用行為處于持續狀態。啟航公司系啟航學校的關聯公司，其主要經營活動在于為啟航學校的培訓服務進行推廣。兩被告認為其行為符合商標法第五十九條第四款的規定，未構成侵權。 此外，原告中創公司的主要股東之一曾是被告啟航學校及啟航公司的高級管理人員，離職后成立了中創公司，并從涉案商標注冊人處取得涉案商標使用權，在考研培訓領域開始使用涉案商標。
裁判
北京市海淀區人民法院經審理后，于2014年12月20日作出一審判決：一、啟航學校、啟航公司應對經營活動中商標意義上使用“啟航考研”附加適當區別標識，停止其他商標意義上使用“啟航”文字的行為；二、啟航學校、啟航公司賠償中創公司經濟損失5萬元及公證費1.5萬元；三、駁回中創公司的其他訴訟請求。
宣判后，中創公司不服，提起上訴。北京知識產權法院于2015年12月31日作出二審判決。該判決中雖認定原審判決存在錯誤，但因啟航公司及啟航學校均未提起上訴，故依據民事訴訟法規定，判決駁回上訴，維持原判。
評析
本案涉及新商標法五十九條第三款有關商標先用抗辯的具體適用問題。該條款是商標法修改后新增加的內容，鮮有先例可循。本案在充分考慮商標先用抗辯的立法目的、立法背景的情況下，將該條款分為四個適用要件，并對每個要件進行了詳細分析：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應早于商標注冊人對商標的使用行為；（3）該在先使用的商標應具有一定影響；（4）被訴侵權行為系他人在原有范圍內的使用行為。上述要件中，尤其值得注意的是第（2）、（4）要件。
在適用要件（2）時應將在先使用人的善意作為重要考量因素。即便在先使用人的使用行為晚于商標注冊人，但只要其使用行為系基于善意，該行為亦符合第（2）要件。
對于要件（4）“原有范圍”的理解，應考慮商標、商品或服務、使用行為及使用主體等要素。因在先使用人后續使用行為的合法性源于其在先的商標使用行為，因此，在后使用的商標及商品或服務應與在先使用的商標及商品或服務相同或基本相同。因發放許可會使得在先使用人的經營規模在短期內達到較為迅速的增長，從而會對商標權人的利益產生較大影響，為平衡商標權人與在先使用人之間的利益，使用主體應限于在先使用人本人及在先已獲授權許可的被許可使用人，但在先使用人在后不得再發放新的許可。至于使用規模是否應予限定，則主要需要考慮的是如對其進行限定，是否會影響在先使用人在后使用該商標的動機。考慮到任何此類案件提起訴訟的時間與在先時間點之間均具有較長的時間間隔，而如要求在先使用人退回到該時間點的經營規模勢必會影響在先使用人在后繼續使用的動機，故為使得該條款能夠為在先使用人提供實質性的保護，法院認為對于在先使用人的在后使用規模不應予以限定。
本案中，啟航學校的行為均符合上述四個要件。啟航公司的成立時間雖晚于涉案商標的申請日，但因啟航公司的經營行為僅是為啟航學校的教育培訓活動提供推廣服務，其并未實施新的教育培訓等服務，據此，二者并非商標許可關系。在啟航學校的行為符合商標法第五十九條第三款的情況下，啟航公司的行為必然亦符合該條款的規定。
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